Opoziția la înregistrarea unei mărci: cine o poate formula și în ce termen

Opoziția nu privește orice problemă pe care o poate avea o marcă. Ea se întemeiază pe motive relative de refuz, adică pe existența unui drept anterior care intră în conflict cu marca solicitată.

Potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, opoziția poate fi formulată pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.

Art. 6 prevede:

(1) O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

(2) În sensul alin. (1), sunt mărci anterioare:

a) mărcile Uniunii Europene, mărcile înregistrate în România sau mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România, a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia;

b) mărcile Uniunii Europene în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, senioritatea, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, chiar dacă această din urmă marcă a expirat sau a făcut obiectul unei renunţări;

c) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a) şi b), sub condiţia înregistrării ulterioare a mărcilor;

d) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.

(3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

a) este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană şi dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obţinerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora;

b) există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice depusă în conformitate cu legislaţia naţională sau cu legislaţia Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorităţii invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicaţia geografică respectivă conferă persoanei autorizate să o folosească dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;

c) există un semn asupra căruia au fost dobândite drepturi anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau, dacă este cazul, înaintea datei priorităţii invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii şi dacă acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;

d) înregistrarea acesteia este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul titularului mărcii, cu excepţia situaţiei în care mandatarul sau reprezentantul titularului îşi justifică demersul;

e) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la lit. c) şi alin. (2), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;

f) marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiţia ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acţionat cu rea-credinţă.

Potrivit alin. (4):

(4) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, nu este susceptibilă a fi anulată atunci când titularul unui drept prevăzut la alin. (2) sau alin. (3) lit. a)-c), e) sau f) este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.

Nu este suficient ca o persoană să considere că marca nouă îi afectează interesele. Opoziția trebuie întemeiată pe unul dintre drepturile anterioare și pe unul dintre motivele prevăzute expres de art. 6.

Stabilirea dreptului care poate fi invocat, a persoanei care poate formula opoziția și a probelor necesare presupune analiza situației concrete.

Art. 26 alin. (3) prevede că:

Opoziţia poate fi formulată pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiţia ca toate drepturile invocate să aparţină aceluiaşi titular.

Articolul 26 din Legea nr. 84/1998 prevede că orice persoană interesată poate formula opoziție pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.

Aceasta nu înseamnă că orice persoană poate contesta orice cerere de marcă. Oponentul trebuie să justifice interesul, dreptul anterior invocat și încadrarea situației într-unul dintre cazurile prevăzute expres de art. 6.

Dacă opoziția se întemeiază pe mai multe drepturi anterioare, toate drepturile invocate în aceeași opoziție trebuie să aparțină aceluiași titular.

Existența dreptului și calitatea persoanei care formulează opoziția trebuie verificate înainte de depunere.

Opoziția trebuie formulată în termen de:

două luni de la publicarea admiterii cererii de înregistrare a mărcii.

Momentul de la care începe termenul este important. Legea nu se referă la orice publicare a cererii, ci la publicarea admiterii acesteia, realizată potrivit art. 25 alin. (4).

Simpla cunoaștere a datei la care a fost depusă cererea nu este suficientă. Trebuie verificată publicarea relevantă din Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și calculată data exactă la care expiră termenul.

Opoziția trebuie depusă în scris, trebuie să cuprindă temeiurile de drept și motivele pe care se sprijină și trebuie să fie însoțită de dovada plății taxei.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, legea prevede că opoziția se consideră ca nefiind făcută.

După formularea opoziției, OSIM o comunică solicitantului mărcii și acordă părților un termen de două luni pentru o posibilă soluționare amiabilă.

La cererea comună a părților, formulată înainte de expirarea termenului inițial, această perioadă poate fi prelungită cu o perioadă indicată expres, care nu poate depăși trei luni.

Dacă părțile nu ajung la o înțelegere, urmează termene succesive:

1. Oponentul are 30 de zile de la notificarea OSIM pentru a depune probele și argumentele în susținerea opoziției.

2. Solicitantul primește înscrisurile oponentului și are 30 de zile de la comunicare pentru a răspunde.

3. Dacă solicitantul nu răspunde, opoziția se soluționează pe baza actelor existente la dosar.

Aceste termene nu se calculează de la data depunerii opoziției, ci de la notificările transmise de OSIM. Fiecare comunicare trebuie verificată imediat după primire.

Dacă marca anterioară fusese înregistrată cu cel puțin cinci ani anterior datei de depunere sau datei de prioritate a cererii contestate, solicitantul poate cere ca oponentul să dovedească utilizarea efectivă a mărcii anterioare ori existența unor motive justificate pentru neutilizare.

Cererea privind dovada utilizării trebuie formulată cel târziu până la expirarea termenului în care solicitantul poate răspunde opoziției.

Dacă cererea este admisibilă:

• oponentul trebuie să depună dovezile de utilizare în cel mult două luni de la notificarea OSIM;
• în lipsa dovezilor de utilizare, opoziția se respinge;
• solicitantul are 30 de zile de la comunicarea dovezilor pentru a prezenta observații;
• punctul de vedere al solicitantului poate fi comunicat oponentului, care are 30 de zile pentru a răspunde.

Dacă marca anterioară a fost utilizată numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată, în scopul examinării opoziției, numai pentru acea parte a produselor sau serviciilor.

Stabilirea perioadei relevante, a teritoriului pe care trebuie dovedită utilizarea și a documentelor care pot demonstra o utilizare efectivă necesită o analiză separată.

Pentru mărcile Uniunii Europene, Regulamentul (UE) 2017/1001 indică persoanele care pot formula opoziția.

În principal, opoziția poate fi depusă de:

• titularii mărcilor anterioare;
• licențiații autorizați de titularii mărcilor anterioare;
• titularul unei mărci pe care mandatarul sau reprezentantul său a solicitat-o în nume propriu, fără consimțământ;
• titularii unor mărci neînregistrate sau ai altor semne utilizate în comerț, care au o importanță mai mare decât una locală, dacă dreptul aplicabil le permite să interzică utilizarea unei mărci ulterioare;
• persoanele autorizate să exercite drepturile rezultate dintr-o denumire de origine sau dintr-o indicație geografică.

Calitatea persoanei care depune opoziția și dreptul concret invocat trebuie să existe pentru toate mărcile sau drepturile pe care se întemeiază opoziția.

Împotriva unei cereri de marcă a Uniunii Europene, opoziția trebuie formulată în:

trei luni de la publicarea cererii de marcă a Uniunii Europene.

Opoziția trebuie depusă în scris și trebuie să indice motivele pe care se întemeiază. Ea nu este considerată depusă în mod valabil până când taxa de opoziție nu a fost plătită.

Taxa trebuie să ajungă integral la EUIPO în interiorul termenului de trei luni. O plată inițiată în ultima zi, dar care nu ajunge la timp, poate pune în pericol opoziția.

Pentru o înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană, termenul de trei luni începe la o lună după prima republicare realizată de EUIPO.

Dacă opoziția este admisibilă, EUIPO notifică părțile și începe, în mod obișnuit, o perioadă de două luni în care acestea pot încerca să ajungă la o înțelegere. Aceasta este denumită cooling-off period.

La cererea comună a părților, perioada poate fi prelungită o singură dată cu 22 de luni, astfel încât durata totală să ajungă la cel mult 24 de luni. Cererea trebuie depusă înainte de expirarea perioadei aflate în curs.

Dacă litigiul nu este soluționat amiabil, EUIPO stabilește termenele pentru depunerea argumentelor, probelor și observațiilor. În desfășurarea obișnuită a procedurii:

• oponentul primește un termen de două luni pentru fundamentarea opoziției și depunerea probelor;
• solicitantul primește un termen de două luni pentru răspuns;
• solicitantul poate cere dovada utilizării mărcii anterioare în termenul acordat pentru răspuns;
• dacă cererea privind dovada utilizării este valabilă, oponentului i se acordă, de regulă, două luni pentru depunerea dovezilor.

În procedura EUIPO trebuie respectat termenul indicat în fiecare notificare. Unele termene pot fi prelungite în condițiile prevăzute de normele procedurale, iar altele sunt neprelungibile.

Opoziția se întemeiază pe un drept anterior și îi conferă oponentului calitatea de parte în procedură.

În schimb, o persoană care consideră că semnul nu ar trebui înregistrat dintr-un motiv absolut poate transmite observații ale terților. Asemenea motive pot privi, de exemplu, caracterul descriptiv sau lipsa caracterului distinctiv al semnului.

Persoana care depune observații nu devine parte în procedura desfășurată în fața EUIPO.

Alegerea între opoziție și observațiile terților depinde de natura motivului invocat.

După expirarea termenului de două luni la OSIM sau de trei luni la EUIPO, opoziția nu mai poate fi formulată.

Dacă marca a fost deja înregistrată, poate fi analizată posibilitatea formulării unei cereri de anulare. Faptul că ar fi existat un motiv pentru formularea opoziției nu înseamnă însă că anularea va fi admisă automat.

Trebuie verificate dreptul anterior, momentul dobândirii sale, utilizarea, produsele și serviciile relevante și eventualele efecte ale tolerării folosirii mărcii ulterioare.

De aceea, monitorizarea cererilor noi și formularea opoziției în termen sunt, de regulă, mai eficiente decât încercarea de a obține anularea mărcii după înregistrare.

Pentru o cerere de marcă depusă la OSIM, opoziția se formulează în două luni de la publicarea admiterii cererii. Pentru o cerere de marcă a Uniunii Europene, opoziția se formulează în trei luni de la publicare.

Nu orice nemulțumire poate constitui un motiv de opoziție. Persoana care formulează opoziția trebuie să poată invoca un drept anterior dintre cele recunoscute de lege.

Primul lucru care trebuie verificat este data exactă la care expiră termenul de opoziție. Dreptul care poate fi invocat, persoana care poate formula opoziția și probele necesare se stabilesc ulterior, prin analiza situației concrete.

Prezentul articol are caracter informativ și nu constituie consultanță juridică.