Avocat brevete și invenții

Poate fi brevetată o invenție care are ca obiect un produs sau un procedeu din orice domeniu tehnologic, dacă este nouă, implică o activitate inventivă și este susceptibilă de aplicare industrială.

Noutatea se verifică prin raportare la stadiul tehnicii, care cuprinde toate cunoștințele devenite accesibile publicului înainte de data depunerii cererii sau de data priorității. Nu este relevant numai dacă există deja un brevet identic. Pot conta articolele, prezentările, cataloagele, demonstrațiile, utilizarea publică, materialele publicate online și orice altă formă prin care informația a devenit accesibilă publicului.

Activitatea inventivă presupune ca soluția să nu rezulte în mod evident, pentru o persoană de specialitate, din cunoștințele existente la data relevantă.

Nu sunt considerate invenții, ca atare, descoperirile, teoriile științifice, metodele matematice, creațiile estetice, metodele de desfășurare a activităților mentale, jocurile, metodele de afaceri, programele pentru calculator și prezentarea informațiilor.

Legea exclude de la brevetare programele pentru calculator considerate ca atare. Aceasta nu înseamnă că orice invenție în care este folosit software este exclusă automat de la protecție.

În cazul unei invenții implementate prin software trebuie identificată contribuția tehnică a soluției: problema tehnică rezolvată, mijloacele folosite și rezultatul produs prin funcționarea programului împreună cu celelalte componente ale sistemului. Simplul fapt că o activitate este automatizată sau executată pe un calculator nu este suficient pentru brevetare.

Analiza trebuie făcută asupra invenției în ansamblu și asupra modului în care aceasta este formulată în revendicări. În funcție de soluție, pot fi relevante atât protecția prin brevet, cât și dreptul de autor asupra programului, secretul comercial, contractele cu dezvoltatorii și măsurile de control asupra codului sursă.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este prezentarea invenției înainte de depunerea cererii de brevet.

O prezentare la o conferință, publicarea pe site, promovarea produsului, o demonstrație făcută unui posibil client sau transmiterea documentației fără obligații adecvate de confidențialitate pot afecta noutatea invenției.

Legea nu instituie o perioadă generală de grație în care inventatorul să poată divulga liber invenția și să depună ulterior cererea. Sunt prevăzute numai situații limitate, referitoare la un abuz evident împotriva solicitantului sau la prezentarea invenției într-o expoziție internațională oficială ori oficial recunoscută, cu respectarea condițiilor legale.

De aceea, înaintea oricărei prezentări publice trebuie stabilit:

• dacă informația care urmează să fie comunicată poate afecta brevetabilitatea;
• dacă este necesară depunerea cererii înainte de prezentare;
• ce informații pot rămâne confidențiale;
• ce obligații trebuie incluse în acordurile cu angajații, colaboratorii, investitorii și partenerii tehnici.

Un acord de confidențialitate poate proteja informația în raporturile dintre părți, dar nu repară o divulgare publică deja făcută și nu înlocuiește depunerea la timp a cererii de brevet.

Dreptul la brevet aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi. Dacă invenția a fost creată de mai multe persoane împreună, dreptul aparține acestora în comun.

În practică, trebuie făcută diferența între persoana care a avut ideea, persoana care a realizat contribuția inventivă și persoanele care au executat instrucțiuni, au făcut teste ori au asigurat suport tehnic. Participarea la proiect nu înseamnă automat calitatea de inventator.

Atunci când solicitantul brevetului este o altă persoană decât inventatorul, trebuie demonstrat modul în care dreptul la brevet a fost dobândit.

Acest aspect devine important în proiectele realizate de fondatori, angajați, cercetători, consultanți externi sau echipe formate din persoane aparținând mai multor companii. Dacă titularitatea nu este clarificată de la început, pot apărea litigii tocmai în momentul în care invenția dobândește valoare comercială sau urmează să fie inclusă într-o investiție ori într-o tranzacție.

Înaintea depunerii cererii trebuie stabilit nu numai cine a contribuit la realizarea invenției, ci și cum a ajuns dreptul la brevet în patrimoniul solicitantului.

Lanțul transferurilor trebuie să permită reconstituirea trecerii drepturilor de la inventator la persoana care depune cererea și, ulterior, la titularii succesivi.

În proiectele dezvoltate de mai multe societăți, universități, cercetători sau colaboratori externi, simplul fapt că o companie a finanțat activitatea nu demonstrează întotdeauna că a dobândit toate drepturile asupra rezultatului.

Transferul dreptului la brevet, al dreptului la acordarea brevetului sau al drepturilor conferite de brevet trebuie înregistrat la OSIM. Față de terți, transmiterea produce efecte de la data publicării mențiunii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

În cazul invențiilor create de angajați, nu este suficient să se presupună că toate drepturile aparțin automat companiei.

Legea distinge între invențiile rezultate din atribuții de serviciu care prevăd o misiune inventivă și invențiile realizate în timpul contractului de muncă sau într-o anumită perioadă după încetarea acestuia, prin folosirea experienței, informațiilor, mijloacelor materiale ori pregătirii asigurate de angajator.

În funcție de categoria în care se încadrează invenția, de prevederile contractuale și de exercitarea dreptului angajatorului de a revendica invenția, dreptul poate aparține angajatorului sau inventatorului salariat.

Salariatul are obligația să comunice de îndată invenția și să prezinte suficiente informații pentru ca angajatorul să poată înțelege soluția și condițiile în care a fost creată. Dacă regulamentul intern nu prevede un termen mai lung, angajatorul are patru luni pentru a comunica încadrarea invenției și dacă revendică dreptul asupra acesteia.

Pentru anumite invenții revendicate de angajator, salariatul are dreptul la o remunerație. În lipsa unor reguli interne, aceasta se stabilește ținând seama de efectele economice, comerciale sau sociale ale invenției, de resursele puse la dispoziție de angajator și de contribuția creativă a salariatului.

Nu orice soluție tehnică trebuie protejată prin brevet.

Cererea de brevet presupune descrierea invenției într-o manieră suficient de clară și completă pentru ca o persoană de specialitate să o poată realiza. Cererea este publicată, de regulă, după 18 luni de la data depunerii sau a priorității. În schimbul divulgării, titularul poate obține un drept exclusiv cu o durată de 20 de ani de la data depunerii, cu condiția achitării taxelor anuale.

Protecția prin secret comercial nu presupune publicarea informației, dar există numai atât timp cât informația rămâne secretă, are valoare comercială datorită caracterului secret și sunt luate măsuri rezonabile pentru păstrarea confidențialității.

Alegerea depinde de natura soluției și de modul în care aceasta va fi exploatată.

Pentru protecția informațiilor care nu sunt brevetate sau nu urmează să fie divulgate printr-o cerere de brevet, este relevantă și pagina Avocat secrete comerciale.

O cerere de brevet trebuie să cuprindă solicitarea acordării brevetului, datele solicitantului, descrierea invenției, revendicările și, dacă sunt necesare, desenele explicative. Revendicările determină întinderea protecției, iar descrierea și desenele sunt folosite pentru interpretarea acestora.

Protecția poate fi urmărită printr-o cerere națională, prin procedura brevetului european sau printr-o cerere internațională depusă în sistemul PCT. O cerere internațională nu conduce la existența unui „brevet mondial”, ci permite continuarea ulterioară a procedurilor în statele sau regiunile alese.

Pentru o cerere depusă la OSIM, examinarea poate fi solicitată la data depunerii sau în termenul legal de 30 de luni. După acordare, brevetul trebuie menținut în vigoare prin plata taxelor anuale.

Alegerea statelor în care va fi urmărită protecția trebuie făcută înainte de expirarea termenelor de prioritate. În mod obișnuit, termenul de prioritate este de 12 luni de la data primei cereri.

Obținerea propriului brevet nu înseamnă automat că produsul poate fi fabricat sau comercializat fără riscul de a încălca drepturile altor titulari, în orice teritoriu.

Brevetabilitatea și libertatea de exploatare răspund unor întrebări diferite. Analiza de brevetabilitate urmărește dacă invenția este nouă, implică o activitate inventivă și are aplicabilitate industrială. Analiza Freedom to Operate – FTO urmărește dacă fabricarea, importul, folosirea sau comercializarea produsului poate intra în întinderea protecției conferite de brevetele altor titulari.

Raportul FTO ar trebui realizat înainte ca societatea să investească semnificativ în producție, să lanseze produsul, să intre pe o piață nouă sau să încheie contracte care presupun garantarea faptului că produsul nu încalcă drepturile unor terți.

Analiza FTO este relevantă indiferent dacă produsul este pus pe piață de titularul brevetului sau de altă persoană.

Analiza presupune identificarea brevetelor și a cererilor de brevet relevante și verificarea:

• revendicărilor care ar putea acoperi produsul sau procedeul;
• statelor în care brevetele produc efecte;
• statutului juridic al fiecărui brevet;
• datei de expirare și plății taxelor de menținere;
• eventualelor proceduri de opoziție, revocare, limitare sau anulare;
• modificărilor aduse produsului și efectului lor asupra analizei;
• titularilor și licențelor care ar putea influența o negociere.

Un raport FTO este legat de un anumit produs, de un anumit teritoriu și de un anumit moment. El se bazează pe informațiile disponibile public la data verificării și nu poate identifica cererile de brevet care nu au fost încă publicate.

Raportul nu reprezintă o garanție absolută că nu va exista un litigiu. Trebuie actualizat dacă produsul este modificat, dacă apar noi cereri publicate sau dacă societatea intră pe alte piețe.

Dacă este identificat un brevet relevant, soluția nu este întotdeauna abandonarea produsului. Poate fi analizată modificarea produsului pentru evitarea revendicărilor, obținerea unei licențe, contestarea validității brevetului sau limitarea comercializării la teritoriile în care dreptul nu produce efecte.

Un produs poate fi foarte inovator și chiar brevetabil, dar să nu aibă libertate de exploatare. Existența unui brevet propriu nu reprezintă o apărare față de brevetul anterior al altei persoane.

Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului și drepturile care decurg din brevet pot fi transmise integral sau parțial prin cesiune, licență exclusivă ori neexclusivă sau prin succesiune.

Un contract privind o invenție trebuie să stabilească exact:

• ce drept este transmis;
• pentru ce teritoriu și pentru ce perioadă;
• dacă licența este exclusivă sau neexclusivă;
• cine suportă costurile procedurilor și taxele de menținere;
• cine decide continuarea, limitarea sau abandonarea protecției;
• cine urmărește eventualele încălcări;
• cine conduce litigiile și suportă costurile;
• cum se calculează remunerația sau redevențele;
• ce se întâmplă cu îmbunătățirile ulterioare;
• cum sunt protejate informațiile tehnice care nu apar în brevet.

Într-o investiție sau în preluarea unei companii, verificarea nu trebuie să se limiteze la existența certificatului de brevet. Trebuie analizate titularitatea, situația taxelor, teritoriile acoperite, contractele cu inventatorii, licențele acordate, eventualele sarcini și riscul ca brevetul să fie contestat.

Brevetul îi conferă titularului un drept exclusiv de exploatare. Fără consimțământul titularului sunt interzise, în condițiile legii, fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul produsului brevetat.

Dacă brevetul protejează un procedeu, pot fi interzise utilizarea procedeului și exploatarea produsului obținut direct prin acesta.

Întinderea protecției este determinată de revendicări. Descrierea și desenele servesc la interpretarea lor, iar la analizarea încălcării pot fi avute în vedere și elementele echivalente celor prevăzute în revendicări.

Un litigiu privind contrafacerea presupune, de regulă, două analize care nu pot fi separate:

1. dacă produsul sau procedeul contestat intră în întinderea protecției;
2. dacă brevetul invocat este suficient de puternic pentru a rezista unei cereri de revocare sau anulare.

Apărarea poate presupune invocarea lipsei încălcării, a nevalabilității brevetului, a dreptului de folosință anterioară, a epuizării dreptului sau a uneia dintre celelalte limitări prevăzute de lege.

În funcție de situație, titularul poate solicita încetarea încălcării, despăgubiri, conservarea probelor, măsuri provizorii și măsuri cu privire la produsele contrafăcute și la echipamentele folosite pentru realizarea lor.

Acordarea brevetului nu înseamnă că validitatea sa nu mai poate fi discutată.

În termen de șase luni de la publicarea mențiunii acordării, orice persoană poate formula la OSIM o cerere motivată de revocare pentru motivele prevăzute de lege, printre care lipsa brevetabilității, insuficiența descrierii sau depășirea conținutului cererii inițiale.

După expirarea acestui termen, brevetul poate fi contestat printr-o cerere de anulare. Anularea poate fi cerută pe durata de valabilitate a brevetului, iar în anumite situații poate privi și problema persoanei îndreptățite la acordarea acestuia.

Anularea brevetului produce efecte retroactive de la data depunerii cererii.

Alegerea dintre Curtea Unică în Materie de Brevete (Unified Patent Court) și instanțele naționale este o decizie de strategie. Contează teritoriul acoperit de brevetul european, cât de solid este brevetul, unde se desfășoară încălcarea, care sunt costurile și ce consecințe ar avea o eventuală revocare.

Principalul avantaj al UPC este posibilitatea soluționării printr-o singură procedură a unui litigiu care privește mai multe state participante la sistem.

Înainte de înființarea UPC, titularul unui brevet european care urmărea același produs în mai multe țări trebuia să introducă acțiuni separate în fiecare stat. Aceasta presupunea instanțe diferite, reguli procedurale diferite, mai multe echipe de avocați și riscul unor hotărâri neunitare.

Pentru brevetele europene care intră în competența UPC și pentru brevetele europene cu efect unitar, o singură acțiune poate conduce la măsuri care produc efecte în mai multe state. Acest lucru este important mai ales atunci când produsul este fabricat, importat sau comercializat simultan pe mai multe piețe europene.

UPC poate fi aleasă pentru:

• obținerea unei măsuri cu efect în mai multe state printr-o singură procedură;
• evitarea mai multor litigii naționale desfășurate în paralel;
• soluționarea cauzei de către judecători specializați în materia brevetelor;
• posibilitatea includerii în complet a unui judecător cu pregătire tehnică;
• utilizarea unei proceduri unitare pentru administrarea probelor și interpretarea revendicărilor;
• obținerea unor măsuri provizorii, a conservării probelor sau a unor ordine aplicabile într-un teritoriu mai larg;
• coordonarea mai eficientă a unui litigiu privind un produs comercializat la nivel european.

Acest avantaj teritorial are însă și un revers. O acțiune în contrafacere poate fi urmată de o cerere reconvențională de revocare. Dacă brevetul este revocat de UPC, consecințele pot privi toate statele participante pentru care brevetul intră în competența Curții. Riscul este mai mare decât într-un litigiu național în care validitatea brevetului este discutată numai pentru teritoriul statului respectiv.

Instanțele naționale pot rămâne o alegere mai potrivită dacă încălcarea este limitată la un singur stat, dacă valoarea litigiului nu justifică o procedură UPC sau dacă titularul dorește să limiteze teritorial riscul unui atac asupra validității brevetului.

UPC are propriul sistem de judecată, stabilit prin Acordul privind Curtea Unică în Materie de Brevete și prin Regulamentul de procedură al Curții. Procedura nu reproduce codurile de procedură naționale și nu poate fi tratată ca un litigiu obișnuit în fața instanțelor române.

Procesul cuprinde o fază scrisă, o fază interimară și o fază orală. Instanța gestionează activ dosarul, stabilește termenele și poate obliga părțile să clarifice anumite aspecte, să prezinte probe sau să îndeplinească acte procedurale într-un termen determinat.

Nerespectarea anumitor reguli nu conduce numai la întârzierea dosarului. În funcție de actul omis și de etapa procedurii, consecința poate fi neluarea în considerare a unei apărări sau a unei probe, respingerea cererii ca inadmisibil ori pronunțarea unei hotărâri în lipsă, fără ca litigiul să mai parcurgă o examinare completă a fondului.

O hotărâre în lipsă poate fi pronunțată dacă o parte nu îndeplinește în termen un act prevăzut de Regulament sau stabilit de instanță ori dacă, deși a fost legal citată, nu se prezintă la ședința orală.

De exemplu, Curtea poate obliga pe cel care a formulat o cerere să constituie, într-un anumit termen, o garanție pentru cheltuielile de judecată și celelalte costuri pe care ar putea fi obligată să le suporte. Dacă garanția nu este constituită în termen, poate fi pronunțată o hotărâre în lipsă.

Și procedura de apel are reguli proprii. Pentru anumite ordine, termenul de apel este de 15 zile, iar necorectarea deficiențelor, neplata taxei sau nedepunerea traducerilor solicitate poate conduce la respingerea apelului fără examinarea completă a motivelor invocate.

În analiza mea Suinno v. Microsoft – A Case Study in Patent Litigation Risks, am urmărit un litigiu în care acțiunea în contrafacere a fost respinsă după ce titularul brevetului nu a constituit garanția pentru cheltuielile de judecată. Cererea reconvențională de revocare a continuat separat și a condus la revocarea integrală a brevetului. Apelul titularului împotriva revocării a fost, la rândul său, respins după neconstituirea garanției stabilite în procedura de apel.

Cazul arată că un proces UPC poate fi pierdut atât din motive care țin de validitatea brevetului sau de inexistența contrafacerii, cât și din cauza modului în care este condusă procedura.

Într-un dosar UPC nu este suficientă cunoașterea dreptului substanțial al brevetelor. Reprezentantul trebuie să cunoască succesiunea actelor procedurale, termenele, modul în care trebuie prezentate faptele și probele, cererile care trebuie formulate de la început și consecințele fiecărui ordin emis de instanță.

Am reprezentat și reprezint Flanco Retail S.A. în litigii privind contrafacerea de brevete în fața UPC.

UPC poate oferi un avantaj teritorial important, dar același efect extins se poate întoarce împotriva titularului dacă brevetul nu rezistă examinării validității sau dacă procedura nu este gestionată corect. Alegerea dintre UPC și instanțele naționale trebuie făcută înaintea începerii procesului, după analiza brevetului, a produsului contestat, a teritoriilor relevante, a probelor, a costurilor și a riscului unei acțiuni de revocare.

Asistența poate privi:

• stabilirea titularului dreptului la brevet;
• analiza contribuțiilor inventatorilor;
• invențiile realizate de salariați;
• politici interne privind invențiile de serviciu;
• confidențialitatea înaintea depunerii;
• strategia de protecție în România și în străinătate;
• procedurile în fața OSIM;
• analiza Freedom to Operate;
• contractele de cesiune și licență;
• acordurile de cercetare și dezvoltare;
• auditul portofoliilor de brevete;
• due diligence în investiții și tranzacții;
• notificările privind încălcarea brevetelor;
• acțiunile în contrafacere și apărările;
• revocarea și anularea brevetelor;
• reprezentarea în litigii în fața instanțelor naționale și a UPC.